Depuis le 1er octobre 2017 s’applique la seconde partie de la réforme sur les marques de l’Union Européenne prévue par le règlement UE 2015/2424 du 16 décembre 2015.
Le règlement avait déjà introduit des modifications significatives : L’OHMI est devenu l’EUIPO, la marque communautaire s’est transformée en marque de l’Union Européenne, un nouveau système de taxes a été mis en place, et différents changements ont aussi été apportés en matière de procédure, concernant en particulier les procédures d’opposition et d’annulation de marques.
Cette deuxième partie de la réforme a été développée dans le règlement d’exécution et dans le règlement délégué. Nous évoquerons la fin de l’exigence de représentation graphique de la marque (1), la nouvelle marque de certification (2) et quelques changements procéduraux (3).
1. La fin de l’exigence de représentation graphique de la marque
Afin de simplifier davantage les dépôts de marques, les signes pourrons être désormais « représentés sous n’importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible ». L’exigence de représentation graphique est ainsi abolie à condition toutefois que la représentation soit intelligible. Il est en effet dans l’intérêt du déposant comme de l’Office de disposer d’une base précise afin de pouvoir identifier clairement le signe à protéger et d’éviter notamment les refus d’enregistrement pour motifs formels.
C’est la règle 3 du règlement d’exécution de la marque de l’Union Européenne qui énumère les exigences de représentation indispensables selon que la marque est verbale, sonore, de position, un hologramme, etc.
Concernant la marque figurative, les revendications de couleurs ne sont plus possibles. Il conviendra donc à présent de déposer sa marque de manière à représenter clairement la couleur désirée, outre une référence à un code couleur type Pantone. Le principe « what you see is what you get » se trouvant renforcé, on évitera toute représentation scannée ou manuscrite de qualité moyenne.
L’EUIPO met à disposition sur son site une liste claire des formats requis (JPEG, MP3 ou MP4) en fonction des types de marques.
2. La nouvelle marque de certification
Cette réforme du 1er octobre 2017 introduit un nouveau type de marque européenne, la marque de certification. Cette dernière est définie par l’article 74 bis du règlement UE 2015/2424 du 16 décembre 2015 comme « propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques, à l’exception de la provenance géographique, sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d’une telle certification ». Ce type de marque permet de garantir l’usage de la marque en respect avec des normes de certifications définies par le déposant.
Toute personne, physique ou morale, peut procéder au dépôt d’une marque de certification « pourvu que cette personne n'exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du type certifié ». En d’autres termes, le déposant doit être un organisme certificateur autorisant l’usage de cette marque à titre de « label de qualité » à des personnes tierces pour les produits et services certifiés.
Il est également important de distinguer les marques de certifications des indications géographiques, pour lesquelles une nouvelle réforme est actuellement en discussion.
Ce nouveau type de marque n’est pas complètement inconnu des systèmes nationaux.
Ainsi, il est possible en France par exemple de procéder au dépôt d’une marque collective de certification, mais ces conditions d’existence et de contrôle sont étroitement encadrées par l’article L. 715-2 du Code de Propriété Intellectuelle.
Ainsi, le dépôt d’une telle marque est réservé aux personnes morales et son usage systématiquement « ouvert à toute les personnes distinctes du titulaire », pour autant qu’elles justifient de la commercialisation de « produits ou services répondant aux conditions imposées par le règlement » et qu’elles soient contrôlées. Sa nullité peut être prononcée à la demande de tout intéressé et, élément notable, sur requête du ministère public.
En cas de dissolution du déposant, c’est le Conseil d’Etat qui fixe par décret les conditions de sa transmission. L’ordre public, cher aux Français, est en jeu. On pense par exemple à la marque LABEL ROUGE déposée par l’Etat Français représenté par le ministère de l’agriculture et qui autorise son usage pour les personnes proposant des produits et services en conformité avec les normes de qualité et de contrôle définies pour ce label.
Force est de constater qu’un tel type de marque s’éloigne de la définition même de la fonction classique de la marque qui permet au consommateur d’en distinguer l’origine précise, à savoir l’entreprise ou particulier proposant les produits et services revendiqués.
Quelques doutes sont donc émis quant à l’efficacité de ce nouveau type de marque du côté français et la crainte a été évoquée que le consommateur soit induit en erreur du fait de l’absence de règlementation des organismes autorisés à déposer une telle marque. On observe d’ailleurs le résultat d’un tel manque de règlementation en Allemagne où il existe plus d’un millier de labels, plus ou moins fiables, si bien que des associations de consommateur sont allées jusqu’à créer des portails de classement de certifications.
Afin de tenter d’éviter les dérives, l’EUIPO a posé des conditions assez strictes. On relève ainsi que le déposant d’une marque collective de l’Union Européenne dispose de deux mois à compter de la date de dépôt de la marque pour présenter un règlement d’usage de la marque de certification. Devrons être indiqués dans ce règlement :
les personnes ou types de personnes autorisées à utiliser la marque ;
les caractéristiques certifiées par la marque ;
la manière dont l’organisme procède à la vérification des caractéristiques ;
la manière dont l’organisme procède à la surveillance de l’usage de la marque ;
les conditions précises de l’usage ;
les sanctions en cas de non-respect des normes d’usage.
Par ailleurs, les frais de dépôt s’élèvent à 1 500 € pour une demande par voie électronique.
3. Les changements procéduraux
On observe un nombre important de changements procéduraux qui demanderont un niveau d’attention élevé de la part des titulaires de marques et de leurs conseils.
3.1. La demande revendication de priorité postérieure au dépôt n’est plus possible
À partir du 1er octobre 2017, la priorité d’une marque antérieure nationale devra être demandée conjointement au dépôt de la marque de l’Union Européenne. En contrepartie, l’Office prolonge le délai de présentation des documents appuyant la revendication d’un mois. Les titulaires disposeront ainsi de trois mois pour communiquer les pièces justificatives.
3.2. Lors de procédures d’opposition, nullité ou déchéance
Des changements sont apportés en matière de fourniture de preuves d’usage, aux conséquences certainement chronophages pour les conseils. Dans le cadre des procédures d’opposition, nullité ou déchéance, ces dernières devront être présentées de façon clairement identifiable, dans un document distinct, référencées dans une liste annexée à l’argumentation.
On observe un certain assouplissement de la règlementation en matière linguistique, à savoir, devront obligatoirement être traduits dans la langue de la procédure les éléments de preuves concernant le dépôt, l’enregistrement ou le renouvellement de droits antérieurs ainsi que tout autre élément de législation. Pour toute autre preuve, la traduction n’est plus obligatoire, ou du moins la traduction complète, si l’Office ne le requiert pas. Ceci allègera certainement la charge et le coût investi dans ces procédures par les parties.
A noter également qu’un pouvoir discrétionnaire est attribué à l’EUIPO dans le cadre des preuves présentées tardivement.
Toujours dans un souci de simplification, concernant plus particulièrement les procédures de nullité et de déchéance, la réforme du 1er octobre 2017 aligne les dispositions applicables à ces procédures à celles concernant l’opposition, en conservant naturellement les particularités relatives à la nature même des procédures. Par ailleurs, on note que la cession d’une marque est à présent possible comme alternative à la nullité d’une marque.
L’Office durcit cependant les règles en matière de suspension de procédure en exigeant une justification jointe aux demandes, afin notamment de contrer les nombreux abus. De surcroît, cette demande ne pourra pas dépasser six mois, prolongeable néanmoins sur demande conjointe des parties jusqu’à un maximum de deux ans.
3.3. Autres changements
On retient également que l’Office clarifie les tâches des membres des chambres de recours en regroupant les différentes sources améliorant ainsi l’efficacité des recours et la sécurité juridique.
Enfin, l’EUIPO réaffirme sa volonté de modernisation en abolissant la remise en mains propres et le dépôt de documents dans une boite postale de l’Office. Certes, l’envoi par facsimile semble encore partiellement accepté, on favorisera quoi qu’il en soit les communications par voies électroniques.
Cette réforme laisse encore quelques incertitudes sur sa mise en place, notamment concernant la marque de certification. Il sera donc intéressant d’observer dans les prochains mois les évolutions pratiques.
Auteures : Marie-Avril Roux & Marine Milochau (LL.M., Juriste en droit de la propriété intellectuelle)