• Marie-Avril Roux Steinkühler

Brexit 2021- Que va-t-il advenir de vos marques ?



Le Royaume-Uni n’est plus un pays membre de l’Union européenne depuis le 1er février 2020. L’accord de retrait entre l’Union européenne et le Royaume-Uni ouvre une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020 qui entraine naturellement des conséquences importantes sur les marques détenues sur le territoire de l’Union européenne. Jusqu’à l’expiration de la période de transition, les titres de l’Union européenne conserveront la même valeur sur le territoire de l’Union européenne et sur le territoire du Royaume-Uni.


I. L’accord de retrait procure une certaine stabilité en matière de marque

Fort heureusement, en matière de marques, la situation s’avère maîtrisée et l’accord de retrait traite précisément des titres désignant l’Union européenne et de leur destin sur le territoire du Royaume-Uni. Les principales dispositions de l’accord de retrait à retenir sont les suivantes :


Avant le 31 décembre 2020 : Aucune suspension de protection


  • La protection est maintenue au Royaume-Uni pour tous les titres désignant l’Union européenne.


Au 31 décembre 2020 : Création automatique de titres nationaux équivalents par l’IPO


  • Le Royaume-Uni prévoit 2 millions de réenregistrements au 1er janvier 2021. Les titres ayant fait l’objet d’un enregistrement à la date d’expiration de la période de transition seront automatiquement convertis en marques nationales du Royaume-Uni sans taxes de transfert.

  • Lors de la conversion du titre européen d’origine en titre Britannique, le droit national qui en résulte hérite du dépôt antérieur, de l’ancienneté britannique et des dates de priorité détenues par le titre européen.

  • Les nouveaux titres, bien que bénéficiant des mêmes caractéristiques que le titre d’origine (date de dépôt, priorité, etc.), devront faire l’objet d’un renouvellement séparé du titre d’origine européen ou international.


Après le 31 décembre 2020 :


  • Adresse de correspondance au Royaume-Uni

Les nouveaux dépôts et les nouvelles procédures engagées à compter du 1er janvier 2021 nécessiteront de disposer d’une adresse sur le territoire du Royaume-Uni. Néanmoins, si votre titre est déjà enregistré sur ce territoire et qu’aucune procédure n’est en cours le concernant ou que vous souhaitez simplement renouveler ce titre, il n’est pas nécessaire de désigner une nouvelle adresse de correspondance.

  • Exclusion du territoire du Royaume-Uni

Les dépôts de titres européens effectués au-delà de la date de sortie effective ne désigneront plus le Royaume-Uni.


  • Une période de régularisation de 9 mois

Les titres ayant fait l’objet d’un dépôt non encore enregistrés au 31 décembre 2020 ne bénéficieront pas d’un enregistrement automatique sur le territoire britannique et devront pour cela engager une procédure spécifique de dépôt national, auprès de l’Office du Royaume-Uni, pour les mêmes produits et services, ou des produits et services contenus dans le titre d’origine. Cette procédure est encadrée dans un délai de 9 mois à compter de la date de sortie effective du Royaume-Uni. Le cas échéant, les caractéristiques du titre d’origine bénéficieront au nouveau titre national correspondant.


  • Appréciation de l’usage mutatis mutandis

Tout usage d’un titre dans l’Union européenne avant la date de sortie effective, que ce soit au Royaume-Uni ou en dehors, sera considérée comme une utilisation du nouveau titre britannique au regard de l’appréciation de la réputation et la notoriété du titre.


II. La position de l’EUIPO au 1er janvier 2021 est dans la ligne de l’accord de retrait

L’EUIPO a clarifié la situation relative au retrait du Royaume-Uni après l’expiration de la période de transition, par la publication d’une communication aux parties prenantes le 18 juin 2020. Voici les principales informations à retenir de cette communication en complément des disposition issues de l’accord de retrait.


  • Exclusion du territoire du Royaume-Uni de la protection et de l’appréciation de l’usage

Le territoire du Royaume-Uni sort du système européen, ce qui signifie que les droits actifs ne couvrent plus ce territoire et ne seront par conséquent valides que dans les Etats membres de l’Union européenne.

L’usage d’une marque européenne sur le territoire du Royaume-Uni n’est plus considéré comme un usage « dans l’Union européenne » et les revendications d’anciennetés fondées sur des droits de marque nationaux au Royaume-Uni cesseront d’avoir effet dans l’Union européenne.


  • Changement de droit applicable pour les titulaires domiciliés au Royaume-Uni

La propriété des marques de l’Union européenne détenue par des titulaires ayant leur siège ou leur domicile au Royaume-Uni sera soumise au droit espagnol. Si ces titulaires disposent d’un établissement effectif et sérieux dans un autre Etat membre que l’Espagne, alors le droit de cet Etat s’appliquera.

Les personnes physiques ou morales qui sont domiciliées au Royaume-Uni ou qui y ont leur siège devront être représentées dans toutes les procédures, autres que le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.

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