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L’enjeu de tout entrepreneur est de valoriser son image de marque, et cela passe nécessairement par la protection de sa marque.
La procédure de nullité permet de demander la nullité d’une marque déjà enregistrée. Généralement, cette procédure est initiée lorsque le titulaire d’un droit antérieur s’est rendu compte tardivement de l’existence d’une marque portant atteinte à ses droits. Cette procédure permet donc de faire valoir ses droits au-delà de la période d’opposition.
C’est une procédure simple et peu coûteuse.
Nous expliquons les différentes étapes de cette procédure.
La marque visée par la demande de nullité est
soit une marque française enregistrée,
soit une marque internationale désignant la France.
Une demande de nullité peut être fondée sur un ou sur plusieurs motifs et un ou plusieurs droits, à conditions qu’ils appartiennent au même titulaire :
Motifs absolus
Les motifs absolus peuvent être définis comme étant des motifs inhérents à la validité de la marque. Il peut s’agir par exemple de l’absence de caractère distinctif de la marque, ou encore le caractère contraire à l’ordre public ou dont l’usage est interdit.
Motifs relatifs
Les motifs relatifs sont des atteintes à un ou plusieurs droits antérieurs ayant effets en France :
o marque française ou européenne déposée ou enregistrée ;
o marque internationale ayant ses effets en France ;
o dénomination ou raison sociale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
o nom de domaine ;
o une appellation d’origine, une indication géographique, le nom d’une collectivité territoriale ou d’une entité publique.
L’avantage de cette procédure, est qu’elle peut être intentée par toute personne physique ou morale sans qu’il soit nécessaire de démontrer un intérêt à agir.
La demande de nullité doit être faite par voie électronique via le portail e-procédures de l’INPI.
Contrairement à l’opposition, le demandeur doit fournir un exposé des motifs dès le dépôt de la demande de nullité. Il est donc important d’être représenté par un spécialiste de la propriété intellectuelle. Vous pouvez choisir de vous faire représenter par un mandataire habilité qui présentera et signera donc la demande de nullité à votre place. La désignation d'un mandataire est obligatoire lorsque le propriétaire de la marque antérieure n'est ni établi, ni domicilié dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
Attention : l’intégralité de la procédure est en langue française. Si des documents en langue étrangère sont remis à l’INPI, ils doivent nécessairement être accompagnés de leurs traductions en langue française.
Quand faire une demande de nullité de marque ?
Là encore, contrairement à l’opposition, la demande de nullité n’est soumise à aucun délai de prescription. Mais cela ne veut pas dire que vous disposez du champ libre à vie !
La législation considère cependant, que lorsque le titulaire d’un droit antérieur a toléré l’usage de bonne foi de la marque postérieure pendant 5 années consécutives, alors il ne peut en demander la nullité.
Il est donc essentiel de maintenir une surveillance de marque.
Une demande de nullité fondée sur un seul droit coûte 600€. Il faut compter 150€ par droit antérieur supplémentaire.
Que se passe-t-il ensuite ?
L’INPI examine ensuite la recevabilité de la demande de nullité, puis la notifie à la partie adverse. Celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations. Nous entrons donc dans la phase d’instruction. Lors de cette phase, un échange d’observations entre les deux parties, à intervalle d’un mois a lieu, jusqu’à ce que l’une des parties cesse de répondre.
Nota bene : il possible que les parties sollicitent conjointement de l’INPI une suspension des délais afin de négocier un accord de coexistence. Alors l’INPI peut suspendre la procédure pour une durée de 4 mois, renouvelable 2 fois.
L’INPI peut suspendre les délais pour différentes raisons, notamment, dans l’attente d’informations et d’éléments susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du litige ou la situation des parties ou encore dans l’attente de l’enregistrement d’un droit antérieur.
A l’issue de ces échanges d’observations, la phase de décision intervient. En effet, l’INPI dispose d’un délai de 3 mois pour statuer sur la demande de nullité à compter de la fin de la phase d’instruction.
Si la demande de nullité est reconnue totalement justifiée : la marque est déclarée avec effet rétroactif et absolu – c’est-à-dire que la nullité prend effet à la date du dépôt de la marque.
L’INPI peut aussi dans le cadre de sa décision, et sur demande de la partie gagnante, mettre à la charge de la partie perdante une partie des frais exposés par l’autre partie dans le cadre de cette procédure. Par ailleurs, un arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais au cours d’une procédure de nullité ou déchéance de marque établit les montants maximaux que la partie perdante sera amenée à verser à la partie gagnante :
- Frais exposés au titre de la phase écrite : 600 euros max.
- Frais exposés au titre de la phase orale : 100 euros max.
- Frais de représentation : 500 euros max.
Cette demande de remboursement se devra d'être formulée au plus tard à la date de fin de la phase d’instruction, c'est-à-dire avant la clôture des échanges écrits et/ou oraux entre les parties.
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